18 February 2020

加拿大智慧財產局公告審查意見書(OA)延期答復的限制

加拿大智慧財產局公告審查意見書(OA)延期答復的限制

出自: Canadian Intellectual Property Office
日期:2020年1月17日


一、審查意見書延期答復的限制

加拿大智慧財產局於2020年1月17日公告,商標申請人對審查意見通知書(Office Action,OA),如未能於6個月期限內提出適當答復,之後申請展延期限將有限制規定,並自即日起生效。

在2020年1月17日之前,該局會給予商標申請人一次最長6個月的期限延長,以對OA進行答復或陳述意見,無須提供實質理由。但自初次OA發出日起12個月屆滿後,若要再申請展延期限,該局則要求申請人針對例外的特殊情況舉證,以證明其在期限內無法對OA作出適當答復的正當性。


自即日起,該局對在2020年1月17日當日或以後發出OA的申請案,原則上不允許申請人延長期限,除非申請人對例外情況進行舉證,以證明其在期限內無法對OA作出適當答復的正當性。適當的答復,包括應提出對OA所有核駁理由、資格或所提出要求等的回應。

於OA發出之日起6個月的期限屆滿時,申請人如未能提出適當的答復,或其請求展延期限所提供的理由不具正當性,則該申請人將被認為構成加拿大商標法第36條所稱的未踐行申請程序(in default in the prosecution of the application),該局將發給申請人未踐行通知(a notice of default)。

符合上述例外情況的示例:
(一) 近期變更商標代理人:因商標代理人需要時間來熟悉文件。
(二) 相關人員發生不可控制的情況:例如發生疾病、事故、死亡、破產或其他無法預期的嚴重情事。
(三) 移轉:申請中或註冊商標的移轉尚在作業中,且該移轉將可克服混淆的駁回事由。
(四) 異議:被引證且同在審查中的近似商標是待決異議程序中的爭點。
(五) 商標法第45條:被引證的註冊商標尚在舉證三年內有使用商標的事實中。
(六) 官方標誌(official mark):申請人正在積極協調取得官方標誌持有人的同意中。
(七) 議定書申請案的分割:申請人對以加拿大國家申請案為基礎案的議定書申請案請求分割,刻正在等待WIPO國際局的核准通知。
(八) 答復可能導致該申請案依商標法第37條第1項(b)、(c)或(d)款被駁回:申請人在此情況需要更多時間考慮應如何答辯,但僅准許延長1次。
(九) 依商標法第32條第1項規定收集商標具有識別性的證據:申請人尚處於收集充足的證據,以證明商標在申請日時具有識別性的過程中。但僅准許延長1次。


二、商標法第44之1條通知的答復

依商標法第44之1條第1項,註冊處得通知商標權人,自通知日起6個月內,依同法第30條第3項規定之尼斯商品或服務類別分類,提供關於該商標指定使用商品或服務的說明。

如果在上述6個月的期限屆滿時,商標權人未能提交說明書,將再發給第二次通知,如果在收到第二次通知後的2個月內,仍未提供該說明書,則該商標註冊可能被撤銷。

通常,只有當商標權人能對例外情況的事實理由提出舉證,該局才會准許延長時間。

以下是可能構成例外情況的示例,在下述例外情況下,認定延長6個月期間以提供說明書是正當的:
(一) 近期變更商標代理人:因商標代理人需要時間來熟悉文件。
(二) 相關人員發生不可控制的情況:例如發生疾病、事故、死亡、破產或其他無法預期的嚴重情事。
(三) 移轉:註冊商標的移轉尚在作業中。


三、規費

依商標法施行細則第14條規定,凡依商標法第47條申請延長時間者必須支付125元加幣的法定規費。上述規費僅在該法或施行細則定有期限或期間者,才需要支付。因此,商標權人依法定期限向註冊處提供該法第44之1條第1項所要求的說明書,若需延長期間則需要繳納規費,但對OA進行回復的期限展延,則無須繳納規費,因為商標法及其施行細則並未規定期限。

該項規費在申請時即須繳納,不論該期限延長之申請是否核准。
 
Chin Li International Patent & Law Office